Présentation générale
Le phénomène le plus connu des usurpateurs de droits de propriété intellectuelle, est celui des dénommés « Patent Trolls ». Leur but : constituer un portefeuille de brevets pour ensuite les opposer à de potentiels contrefacteurs et en leur proposant de conclure des contrats de licence sous la menace d’actions judiciaires en contrefaçon et en cessation. Ces patent trolls n’exercent pas d’activité de production et ne sont pas des concurrents de leurs victimes. Leur seule véritable activité est la concession de licence à des prix exorbitants.
Quid en droit des marques ?
Cette pratique a évolué et affecte désormais les marques. Le phénomène concerne des personnes morales ou physiques qui enregistrent des marques sans intention de les utiliser pour un commerce quelconque ni de produire aucun bien ou service. Or, elles s’en serviront comme moyen de pression.
Cette situation se répand notamment dans les pays ou l’utilisation de la marque n’est pas une condition d’enregistrement : notamment la Chine. Ce qui signifie que quiconque est en mesure d’enregistrer une marque sans avoir aucune intention de l’utiliser mais dans l’unique intention d’en retirer un certain profit auprès du propriétaire légitime.
Les sociétés concernées
Toutes les sociétés sont visées par cette pratique, notamment les start-ups, les petites et moyennes entreprises mais surtout les plus grandes entreprises: Néanmoins, la principale cible du Trademark troll est la marque notoire. le Troll dépose la marque, dans des pays ou la marque n’a pas été enregistrée. Lorsque cette entreprise commencera à étendre son activité dans le pays concerné, elle aura à se confronter au troll qui la menacera d’une action en contrefaçon si elle ne consent pas à se faire octroyer une licence pour pouvoir utiliser sa marque.
Il peut paraitre étonnant, que ces entreprises détentrices de marques renommées soient les premières victimes des Trademark trolls. Il peut en effet être aisé de penser que ces entreprises, soient au fait de toutes les précautions à prendre lors de leur stratégie d’expansion de leur activité à l’étranger, car elles ont à disposition des moyens et équipes juridiques pouvant leur fournir tous les conseils nécessaires lors de leurs démarches d’implantation à l’étranger. Pour autant des sociétés notamment comme Tesla, ont dû se confronter à des trolls, et engager des procédures judiciaires pour défendre une marque dont ils sont propriétaires et dont la renommée est acquise à l’échelle mondiale.
Ainsi, puisque ce phénomène n’affecte pas uniquement les petites entreprises mais aussi les entreprises jouissant d’une certaine renommée, il semble essentiel d’avertir et de conseiller ces entreprises, et les sensibiliser sur le véritable danger que représentent ces trolls afin qu’elles puissent assurer la protection de ce bien essentiel qu’est la marque et protéger leur image lorsqu’elles entreprennent d’étendre leur activité à l’étranger, notamment en Asie.
Identification des trolls
Les trolls opportunistes
Les trolls opportunistes sont les plus répandus. Il s’agit d’une entité ou d’une personne qui n’a aucune intention d’utiliser une marque quelle qu’elle soit mais qui entreprend différentes démarches d’enregistrement de différentes marques de renommée dans différents pays avant même parfois que l’entreprise ne décide de s’implanter à l’étranger. Le troll patiente alors jusqu’à ce que l’entreprise déploie son activité dans le pays concerné et réalise que sa marque est déjà enregistrée et qu’elle ne pourra l’utiliser sans se voir imposer une licence pour sa propre marque.
Ces trolls agissent, même contre des marques de renommée, ce qu’il conviendra de constater dans les deux cas suivants.
Illustrations
La société TESLA affectée par les trolls
C’est donc contre ce type de troll que la marque renommée TESLA a dû se battre en chine.[1] En 2009, un homme d’affaire dénommé Zhan Baosheng enregistre la marque TESLA et ce, pour différentes classes comprenant bien sur les voitures et demande à TESLA Motors de lui verser la somme de 32 millions USD. L’entreprise poursuit alors le troll et obtient l’annulation de la marque en première instance, ainsi que des dommages et intérêts. Mais le troll persiste et interjette appel de cette deçision en demandant d’une part, la cessation de la commercialisation de ses produits en Chine mais aussi l’obtention d’une somme de quatre millions de dommages et intérêts. Finalement en aout 2014 les parties sont parvenues à un accord par lequel le troll s’engageait à abandonner la marque qu’il avait illégitimement enregistrée.
Bien que l’issue de ce litige ait pu trouver un dénouement favorable pour le véritable propriétaire de la marque, cette affaire illustre parfaitement l’ampleur du phénomène qui affecte les marques, même les plus renommées.
Ici, les parties ont trouvé un accord extra-judiciaire, or parfois les décisions de justice ne vont pas toujours en faveur de l’entreprise propriétaire de la marque.
La société NEW BALANCE, concernée
Ce qui a d’ailleurs affecté la marque New Balance, lors d’un litige porté devant la cour Chinoise.
En effet, pour adapter son activité aux consommateurs chinois la société commercialisait ses produits en Chine sous la dénomination « XIN BAI LUN », ce qui correspond, bien qu’imparfaitement, à la marque « New Balance ». Cette dénomination n’a pas été enregistrée par la société en Chine. Or un homme d’affaire local s’est saisi de cette opportunité pour enregistrer les marques « BAI LUN » et « XIN BAI LUN ». Ainsi plus que de devoir verser des dommages et intérêts, la Cour condamne NEW BALANCE à cesser d’utiliser « XIN BAI LUN » pour promouvoir ses produits en Chine, bien que New Balance ait tenté d’avancer l’argument selon lequel « XIN BAI LUN » était la translittération de sa propre marque enregistrée NEW BALANCE. Le Cour rejette cet argument, selon lequelle « XIN BAI LUN », n’était pas une stricte traduction de la marque « NEW BALANCE ». [2]
Cette affaire révèle la nécessité pour une entreprise qui prévoit de commercialiser ses produits à l’étranger, de prévoir l’enregistrement de sa marque, traduite.
L’issue de ce litige illustre également la difficulté que rencontrent les entreprises, même d’une certaine renommée lorsque la société a négligé l’étape de l’’enregistrement de la marque. Pourtant elle est essentielle pour ne pas devoir à se confronter a ces « trolls opportunistes »
[1] 2014, No. 09258 San Zhong Min (Zhi) Chu Zi (2014)
[2] 2013, No. 547 Sui Zhong Fa Zhi Min Chu Zi
Les Trademarks squatters
Les Trademark squatters sont des trolls qui prétendent avoir utilisé une certaine marque et menacent d’actions en contrefaçon ou en opposition contre une entreprise quelle qu’elle soit si elle utilise cette marque. Et ceci, même sur un autre territoire, en invoquant l’utilisation de cette marque et non son enregistrement
Illustrations
L’une des affaires la plus célèbre pourra illustrer ce phénomène.
Dans cette configuration, dans un premier temps, le troll aura enregistré un certain nombre de marques, et agira en contrefaçon contre tout utilisateur des marques qu’il aura enregistrées. Mais le juge rétablissant parfois l’équilibre, annule la marque, et c’est à ce stade, que le troll continuera de sévir en utilisant son droit d’utilisateur de celle-ci.
Ce type de troll s’incarne notamment en la personne de Tim LANGDELL, fondateur de la société EDGE GAMES, impliqué dans un nombre important d’actions pour faire respecter les droits sur la marque « EDGDE » qu’il avait enregistrée.
Ainsi le troll engageait des actions en contrefaçon contre toute société qui utilisait le terme « EDGDE » dans leur marque. Or lors d’une affaire opposant la societe Future publishing Limited contre The Edge interactive Media, [1] le juge devant un faisceau d’indices révélant la mauvaise foi du troll décide d’annuler la marque enregistrée par Monsieur LANGDELL. Malheureusement cette decision n’a pas freiné l’activité du troll. Pour soutenir qu’il détenait des droits sur cette marque le troll invoque alors son « droit d’utilisateur de la marque » conformément à la Common Law. Il prétendait avoir utilisé la marque par la création d’un logo compose de celle-ci. Ainsi, malgré l’annulation de l’enregistrement les trolls n’ont aucun scrupule à poursuivre leurs activités illégitimes.
Cette catégorie de troll révèle davantage l’intérêt pour les entreprises de protéger leur marque, et de penser leur stratégie d’expansion à l’étranger.
[1] Future publishing Limited c/ The Edge interactive Media Inc & Others 2011 EWHC 1489 (CH)
Lutte contre les « Trolls »
Petites, comme sociétés de renommée mondiales sont les cibles des trolls.
Il existe des solutions curatives, mais aussi préventives.
Se faire accompagner d’un avocat, lors de la constitution, ou de l’expansion de sa société à l’international est nécessaire.
N’hésitez pas à me contacter : http://www.paulineblard-avocat.fr
